Điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN 
CHUYỂN GIAO NGƯỢC TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bùi Thị Hằng Nga*
* Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Abstract 
A grantback is a provision recognized in the contract for transfer 
of intellectual property rights. That is the patentee (licensor) shall 
require the potential licensee to agree to grant back to the patentee 
rights to improvement patents developed by the licensee related to 
the original patents. Under the provisions of intellectual property law, 
this is one of the constraints for technology transfer that the licensor 
is allowed to acknowledge, unless it is a request with charge free. 
However, from the perspective of competition laws, the grantback 
provision may be considered to violate the competition law and is 
prohibited when certain conditions are satisfied, regardless of the 
transfer request with charge or charge free.
Tóm tắt: 
Chuyển giao ngược là một điều khoản được ghi nhận trong hợp 
đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, bên chuyển giao 
sẽ yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển giao toàn bộ các cải 
tiến (nếu có) của công nghệ ban đầu lại cho mình. Theo quy định 
của pháp luật sở hữu trí tuệ thì đây là một trong những ràng buộc 
cho việc chuyển giao công nghệ mà bên chuyển quyền được phép 
ghi nhận, trừ khi đó là yêu cầu miễn phí. Tuy nhiên, dưới góc độ 
của pháp luật cạnh tranh thì điều khoản chuyển giao ngược có thể 
bị xem là vi phạm pháp luật cạnh tranh và bị cấm khi thỏa mãn một 
số điều kiện nhất định, bất chấp yêu cầu chuyển giao đó là miễn 
phí hay có trả phí.
Thông tin bài viết:
Từ khóa: Luật Cạnh tranh, quyền sở 
hữu trí tuệ, chuyển giao ngược
Lịch sử bài viết:
Nhận bài : 31/08/2018
Biên tập : 18/09/2018
Duyệt bài : 31 Aug. 2018
Article Infomation:
Keywords: Competition Law, 
intellectual property rights, grantback 
Article History:
Received : 31 Aug. 2018
Edited : 18 Sep. 2018
Approved : 25 Sep. 2018
1. Đặt vấn đề
Chuyển giao ngược (grantback) là một 
điều khoản, theo đó bên chuyển giao có quyền 
yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển 
1 U.S Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), Antitrust enforcement and intellectual property 
rights: Promoting innovation and competition, tr. 91.
lại tất cả các cải tiến công nghệ hoặc các ứng 
dụng liên quan được bên nhận chuyển giao 
phát triển từ công nghệ được chuyển giao 
trong suốt thời hạn chuyển giao1.
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
19Số 4(380) T2/2019
Trên thực tế, có không ít trường hợp 
các phát minh, sáng chế được phát triển, sáng 
tạo dựa trên các sáng chế gốc nhằm hoàn 
thiện hoặc phát triển sáng chế gốc. Dưới góc 
độ pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), hành vi 
chuyển giao ngược có thể giúp các bên cùng 
nhau hoàn thiện các phát minh, dây chuyền 
kỹ thuật nhằm khai thác hiệu quả lợi ích 
cạnh tranh từ việc nắm giữ các phát minh, 
sáng chế. Bởi lẽ:
- Nếu không ghi nhận điều khoản 
chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển 
quyền SHTT thì sẽ dẫn đến thực trạng bên 
nhận chuyển giao sẽ được bảo hộ đối với các 
cải tiến từ phát minh, sáng chế gốc, từ đó 
có thể thu lợi từ phát minh, sáng chế đó mà 
không phải bỏ nhiều vốn cho hoạt động đầu 
tư, nghiên cứu; ngược lại, bên sở hữu phát 
minh, sáng chế gốc sẽ bị mất hết quyền lợi 
dù vẫn là người nắm văn bằng bảo hộ gốc do 
tính lạc hậu của phát minh, sáng chế đó. Do 
vậy, việc ghi nhận điều khoản chuyển giao 
ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền 
SHTT là hợp lý, nhằm đảm bảo quyền lợi 
cho chủ sở hữu cũng như là động lực thúc 
đẩy họ chuyển giao, công khai các phát 
minh, sáng chế để cộng đồng, xã hội được 
thụ hưởng.
- Việc ghi nhận điều khoản chuyển 
giao ngược là tiền đề nhằm nâng cao giá trị 
về mặt kinh tế, cũng như công nghệ của các 
phát minh, sáng chế. Bởi vì, với các ràng 
buộc về việc chuyển giao ngược, các cải tiến 
sẽ giúp cho các công nghệ ngày càng hoàn 
thiện, giúp nâng cao giá trị của các sáng chế, 
công nghệ đó2.
Luật SHTT công nhận và bảo hộ 
quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân cũng 
như khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng 
tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần 
2 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago 
Law Review 733-748, p. 3.
3 Điều 8 Luật SHTT.
4 Xem thêm Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT.
5 U.S Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), Antitrust enforcement and intellectual property 
rights: Promoting innovation and competition, p. 93.
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân3. Cho nên, 
việc có ghi nhận điều khoản về chuyển giao 
ngược hay không trong hoạt động chuyển 
giao quyền SHTT là quyền của các bên 
trong hợp đồng, trừ khi việc ghi nhận điều 
khoản về chuyển giao ngược như là một 
nghĩa vụ mặc nhiên của bên nhận chuyển 
giao (chuyển giao miễn phí)4.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho 
rằng, hành vi yêu cầu chuyển giao ngược sẽ 
triệt tiêu động lực nghiên cứu, đổi mới đối 
với các phát minh, sáng chế bởi lẽ bên nhận 
chuyển giao sẽ không nhận được bất kỳ một 
lợi ích nào từ sự cải tiến của mình đối với 
các phát minh, sáng chế mà mình đã nhận 
chuyển giao5. Điều đó sẽ tác động tiêu cực 
đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, đó 
cũng chính là lý do không nên loại bỏ điều 
khoản chuyển giao ngược ra khỏi sự xem xét 
của pháp luật cạnh tranh mặc dù về nguyên 
tắc, Luật Cạnh tranh sẽ không điều chỉnh đối 
với hoạt động thực thi quyền SHTT thông 
qua việc chuyển giao quyền SHTT, trừ 
trường hợp nó vi phạm pháp luật cạnh tranh. 
Do vậy, theo quy định của pháp luật 
cạnh tranh thì điều khoản chuyển giao ngược 
cho dù không phải là miễn phí nhưng vẫn có 
thể bị xem là vi phạm pháp luật trong một số 
trường hợp khi thỏa mãn các tiêu chí, điều 
kiện nhất định. 
2. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh của 
pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản 
chuyển giao ngược
Dưới góc độ pháp luật SHTT, nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ 
sở hữu quyền SHTT, tạo động lực thúc đẩy 
việc nghiên cứu, sáng tạo cũng như bảo đảm 
tính thống nhất và bí mật của công nghệ, 
pháp luật đã thừa nhận cho chủ sở hữu 
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
20 Số 4(380) T2/2019
quyền tự do khai thác, sử dụng cũng như 
định đoạt quyền SHTT thông qua phạm vi, 
thời hạn bảo hộ cùng những ngoại lệ đối với 
đối tượng SHTT. Tuy nhiên, điều đó không 
mặc nhiên tạo nên vị thế độc quyền cho chủ 
sở hữu cũng như chấp nhận mọi hành vi của 
chủ thể nhằm loại bỏ sự lạm dụng của họ có 
tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh 
và quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, pháp 
luật cạnh tranh được sử dụng bổ sung nhằm 
đảm bảo quyền độc quyền mà pháp luật về 
SHTT trao cho chủ thể quyền SHTT không 
bị lạm dụng bởi các hành vi hạn chế cạnh 
tranh, góp phần tạo nên hiệu quả điều chỉnh 
của hệ thống pháp luật quốc gia.
Vì vậy, giống như các điều khoản 
khác được ghi nhận trong hợp đồng chuyển 
giao quyền SHTT, bên chuyển giao cũng sẽ 
được quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao 
chuyển giao lại tất cả các cải tiến liên quan 
đến công nghệ thuộc quyền sở hữu của mình 
trừ trường hợp yêu cầu đó vi phạm pháp luật 
cạnh tranh. Hay nói cách khác, hiệu lực và 
tác động của điều khoản chuyển giao ngược 
trong hợp đồng chuyển quyền SHTT cần 
được xem xét và đánh giá cẩn trọng trong 
mối tương quan giữa độc quyền hợp pháp 
của quyền SHTT và tác động tiêu cực đối 
với môi trường cạnh tranh lành mạnh khi 
thực thi quyền đó của chủ thể.
Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, 
điều khoản chuyển giao ngược không phải 
là vấn đề mới trong hoạt động chuyển giao 
công nghệ. Tuy nhiên phải đến năm 1947, 
thông qua phán quyết đối với vụ việc của 
công ty Transwrap, Tòa án Tối cao mới đặt 
ra các quy tắc chung cũng như các hướng 
6 Sol M. Linowitz- George W. F. Simmons, Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements, Cornell Law 
Review Volume 43 Issue 2Winter 1958 p. 6.
7 Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.
8 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago 
Law Review 733-748 p. 4.
9 Nguyên văn tác giả sử dụng là: “to be per se unlawful and unenforceable.”
10 Chuyển giao có ràng buộc là thỏa thuận yêu cầu bên nhận chuyển giao phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để được 
nhận chuyển giao.
11 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago 
Law Review 733-748, p. 5. 
dẫn cụ thể nhằm xác định hiệu lực của điều 
khoản chuyển giao ngược6.
Công ty Transwrap được cấp bằng 
sáng chế đối với hệ thống bọc và đóng gói 
giấy kiếng tự động đối với bánh kẹo, các loại 
hạt và những loại hàng hóa tương tự khác7. 
Sau đó, Công ty Transwrap đã chuyển giao 
độc quyền đối với sáng chế này ở khu vực 
Bắc Mỹ cho Công ty Stokes & Smith Co. 
Trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có 
ghi nhận điều khoản: phía Công ty Stokes & 
Smith có nghĩa vụ chuyển giao lại tất cả các 
cải tiến đối với sáng chế này.
Sau đó, phía công ty Stokes & Smith 
đã có những cải tiến đối với sáng chế này 
nhưng từ chối chuyển giao lại cho phía 
Transwrap. Không thể thương lượng, hòa 
giải được với nhau, Công ty Transwrap đã 
khởi kiện Công ty Stokes & Smith do vi 
phạm nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong 
hợp đồng. Tuy nhiên, phía Công ty Stokes 
& Smith cho rằng điều khoản nêu trên là yêu 
cầu vô lý không thể thực hiện trên thực tế8.
Thẩm phán giải quyết vụ việc trên, 
Judge Hand, cho rằng điều khoản bắt buộc 
chuyển giao nêu trên mặc nhiên là bất hợp 
pháp nên sẽ không có giá trị ràng buộc trách 
nhiệm của các bên9.
Theo đó, điều khoản này được xem 
như là hành vi chuyển giao có ràng buộc10, 
và nó đã vi phạm chính sách công của Liên 
bang được thừa nhận trong Hiến pháp và 
Luật Sáng chế “bởi khả năng bên được cấp 
bằng sáng chế sẽ có được sự độc quyền hợp 
pháp thông qua việc nắm giữ tất cả các yếu 
tố của sáng chế ban đầu”11.
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
21Số 4(380) T2/2019
Thẩm phán cũng cho rằng, giống như 
mục đích của việc chuyển giao có ràng buộc, 
mục đích của yêu cầu chuyển giao ngược là 
mở rộng vị trí độc quyền trên thị trường. Bởi 
lẽ, ngay khi hết thời hạn bảo hộ đối với sáng 
chế gốc thì chủ sở hữu sẽ tiếp tục kéo dài thời 
hạn độc quyền của nó một cách hợp pháp bởi 
việc nắm giữ tất cả các cải tiến liên quan đến 
sáng chế đó, dù trên thực tế công lao không 
thuộc về họ, và điều đó là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không đồng 
ý với quan điểm trên vì cho rằng, các lập luận 
mà thẩm phán Judge Hand đưa ra chưa xem 
xét hết các khía cạnh của thỏa thuận chuyển 
giao ngược, cũng như chưa đánh giá thấu 
đáo lợi ích của bên chuyển giao trong mối 
tương quan của độc quyền SHTT. Đồng thời 
khẳng định, điều khoản chuyển giao ngược 
được đưa ra bởi Transwrap trong trường hợp 
trên không bị xem là vi phạm luật chống độc 
quyền. Hành vi chuyển giao có ràng buộc 
chỉ bị xem là vi phạm pháp luật nếu hậu 
quả của nó dẫn đến sự độc quyền, hạn chế 
hoạt động thương mại và công bằng12. Do 
vậy, sẽ là bất hợp lý khi cho rằng, nghĩa vụ 
chuyển giao ngược là hành vi mặc nhiên bị 
cấm vì nó vi phạm chính sách của Liên bang 
cũng như Luật Sáng chế. Thay vào đó, pháp 
luật chỉ ngăn cấm nếu yêu cầu chuyển giao 
ngược là kết quả của việc sử dụng một độc 
quyền hợp pháp (độc quyền được ghi nhận 
bởi bằng bảo hộ sáng chế) để có được một 
vị trí độc quyền khác (đối với các cải tiến 
mà mình không được bảo hộ). Hay nói cách 
khác, yêu cầu chuyển giao ngược sẽ bị xem 
là vi phạm pháp luật khi đó là kết quả của 
12 Liên quan đến chuyển giao có ràng buộc xin xem thêm: Bùi Thị Hằng Nga, Ràng buộc bán kèm dưới góc nhìn của pháp 
luật cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (36) kỳ 2 tháng 9/2017, tr. 31.
13 Rechard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago 
Law Review 733-748, p. 6.
hành vi lạm dụng vị trí độc quyền13.
Đồng thời, sau khi xem xét các khía 
cạnh khác có liên quan, Tòa án Tối cao đã ra 
phán quyết rằng, yêu cầu chuyển giao ngược 
của công ty Transwrap không vi phạm pháp 
luật về chống độc quyền, bởi lẽ:
- Công ty Transwrap không có vị trí 
thống lĩnh (độc quyền); 
- Hành vi này của Transwrap không 
có tác động tiêu cực đến môi trường thương 
mại;
- Phần cải tiến không thể sử dụng tách 
rời với sáng chế của Transwrap;
Bên cạnh đó, trong phán quyết nêu 
trên cũng đã khẳng định điều khoản chuyển 
giao ngược chỉ bị xem là vi phạm Điều 1, 2 
Đạo luật Sherman khi bên chuyển giao lạm 
dụng vị trí độc quyền mà mình có được từ 
việc sở hữu sáng chế để yêu cầu bên nhận 
chuyển giao phải chuyển giao ngược lại các 
cải tiến liên quan đến sáng chế. 
Lập luận này, sau đó đã được Tòa 
án áp dụng trong vụ việc Kobe, Inc. v. 
Dempsey Pump Co. Theo đó, bên bị đơn đã 
bị cáo buộc lạm dụng sức mạnh thị trường 
của mình để yêu cầu các bên nhận chuyển 
giao phải chuyển giao lại tất cả các cải tiến 
liên quan đến máy bơm dầu nhằm tạo dựng 
vị thế độc quyền trong lĩnh vực công nghệ 
bơm dầu. Sau đó, thông qua việc xem xét và 
đánh giá cẩn trọng các yếu tố có liên quan, 
Tòa án đã chỉ ra rằng yêu cầu chuyển giao 
ngược của bên chuyển giao đã vi phạm Đạo 
luật Sherman vì “lạm dụng vị trí thống lĩnh 
áp đặt các điều kiện giao kết hợp đồng gây 
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
22 Số 4(380) T2/2019
hạn chế thương mại”14
Quan điểm trên một lần nữa được 
khẳng định trong vụ việc United States 
v. General Electric Co.: Công ty General 
Electric (GE) sở hữu một số sáng chế đối 
với đèn điện sử dụng sợi vonfram, chiếm 
69% thị phần sản xuất và tiêu thụ bóng đèn 
sợi đốt, đã chuyển giao công nghệ sản xuất 
bóng đèn sợi đốt cho công ty Westinghouse 
(nắm giữ 16% thị phần). Trong hợp đồng 
chuyển giao ngoài các điều khoản liên quan 
đến quyền ấn định giá, phân chia cửa hàng 
phân phối thì hợp đồng có chứa đựng yêu cầu 
chuyển giao ngược lại các cải tiến liên quan 
đến công nghệ không loại trừ kiểu dáng của 
sản phẩm. Trong vụ việc trên, Tòa án cũng 
đã chỉ ra rằng công ty GE đã và đang cố gắng 
độc chiếm tất cả các sáng chế liên quan đến 
công nghệ sản xuất đèn sợi đốt nhằm mục 
đích loại trừ tất cả các chủ thể khác tham 
gia vào thị trường bằng cách đặt ra nghĩa vụ 
chuyển giao ngược nhằm có được các cải 
tiến kỹ thuật của bên nhận chuyển giao một 
cách miễn phí hoặc có trả phí.
Thêm vào đó, Công ty Westinghouse 
được xem là đối thủ cạnh tranh của GE trên 
thị trường bóng đèn sợi đốt. Do đó, yêu 
cầu chuyển giao toàn bộ cải tiến công nghệ 
không loại trừ cả kiểu dáng sản phẩm là một 
yêu cầu vô lý nhằm loại bỏ khả năng cạnh 
tranh của Westinghouse đối với mình. Vậy 
nên, hành vi này của GE bị xem là hành vi 
vi phạm Đạo luật Sherman.
Nói tóm lại, theo quy định của pháp 
luật Hoa Kỳ, yêu cầu chuyển giao ngược 
trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có 
14 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, University of Chicago 
Law Review 733-748, p. 8.
15 William D. Coston (2013), The Patent-Antitrust Interface: Are There Any No-No’s Today?, p. 4.
16 Thông tin được đăng tải tại trang  truy cập ngày 24/8/2018
bị xem là vi phạm pháp luật hay không phải 
được xem xét, đánh giá một cách chi tiết, 
cẩn trọng trong mối tương quan giữa độc 
quyền SHTT và tác động của nó đối với môi 
trường cạnh tranh. Do đó, dưới góc độ của 
pháp luật cạnh tranh, điều khoản chuyển 
giao ngược sẽ không mặc nhiên vi phạm 
theo nguyên tắc Per Se mà phải được xem 
xét theo nguyên tắc cân bằng hợp lý (Rule 
of reason) dựa trên các tiêu chí:
(1) Sức mạnh thị trường của bên 
chuyển giao;
(2) Mối tương quan giữa bên chuyển 
giao và bên nhận chuyển giao (hai bên có 
phải là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực 
công nghệ được chuyển giao hay không);
(3) Yêu cầu chuyển giao đó có phải là 
chuyển giao độc quyền không;
(4) Quyền của bên nhận chuyển giao 
đối với các cải tiến của mình (quyền khai 
thác trực tiếp hoặc chuyển giao cho chủ thể 
thứ 3);
(5) Mối liên quan giữa phần cải tiến 
đối với công nghệ gốc (tách rời hay không 
thể tách rời);
(6) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ 
chuyển giao; 
(7) Tác động của điều khoản chuyển 
giao ngược đối với hoạt động nghiên cứu, 
sáng tạo15.
Tại Châu Âu, liên quan đến điều khoản 
chuyển giao ngược, Quy chế chuyển giao 
công nghệ của EU năm 2004 -TTBER16 (sửa 
đổi năm 2014) quy định: Nghĩa vụ chuyển 
giao ngược hoặc yêu cầu chuyển giao độc 
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
23Số 4(380) T2/2019
quyền những cải tiến kỹ thuật cho bên 
chuyển giao là hành vi không được miễn trừ 
theo quy định miễn trừ chung. Bởi lẽ, điều 
khoản này sẽ ngăn cản bên nhận chuyển 
giao (đồng thời là chủ sở hữu của những cải 
tiến kỹ thuật quyền khai thác và hưởng lợi từ 
thành quả của mình bằng cách ứng dụng các 
cải tiến đó vào sản xuất hoặc chuyển giao 
cho bên thứ 3)17. Quy định này không phụ 
thuộc vào việc yêu cầu chuyển giao ngược 
đó là miễn phí hay có trả phí.
Tuy nhiên, theo quy định của Điều 101 
Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu 
Âu (TFEU) thì việc ghi nhận điều khoản 
chuyển giao ngược được xem xét như việc áp 
đặt điều kiện giao kết hợp đồng và nên được 
đánh giá cụ thể cho từng vụ việc trên nguyên 
tắc cân bằng hợp lý giữa tác động đến môi 
trường cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kỹ 
thuật, bảo vệ lợi ích của các bên. Bởi lẽ, bắt 
buộc chuyển giao trong một số trường hợp 
lại là yêu cầu cần thiết để ngăn cản việc tiết 
lộ cho các bên thứ ba bí quyết được chuyển 
giao18 nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
chủ sở hữu sáng chế. Nói cách khác, theo 
quy định của Điều 101 TFEU thì điều khoản 
chuyển giao ngược cũng được đánh giá theo 
nguyên tắc cân bằng hợp lý. Theo đó, yếu tố 
để xem xét điều khoản chuyển giao ngược 
có vi phạm hay không cần phải được đánh 
giá theo các tiêu chí sau:
(1) Yêu cầu chuyển giao ngược là yêu 
cầu chuyển giao độc quyền
Mục đích của chuyển giao độc quyền 
là ngăn cản chủ thể thứ ba có khả năng 
tiếp cận công nghệ. Thông qua điều đó bên 
17 Điều 5(1) quy chế TTBER được đăng tải tại địa chỉ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0328%2801%29 truy cập ngày 24/8/2018.
18 Ths. Nguyễn Thanh Tâm, Một số kinh nghiệm về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhìn từ gốc độ so sánh qua 
pháp luật EU, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 6/2004.
chuyển giao (chủ sở hữu công nghệ gốc) sẽ 
kéo dài thời gian độc quyền của mình ngay 
cả khi hết thời hạn bảo hộ. Nói cách khác, 
nếu cho phép điều khoản chuyển giao ngược 
độc quyền sẽ giúp bên chuyển giao có vị thế 
độc quyền một cách hợp pháp.
(2) Những cải tiến buộc chuyển giao là 
những cải tiến độc lập so với công nghệ gốc. 
Tính độc lập thể hiện ở chỗ, phần cải 
tiến có thể đưa xem như một sáng kiến công 
nghệ mới, có khả năng khai thác sử dụng 
không cần dựa vào, gắn liền với công nghệ 
gốc. Do đó, trong trường hợp bên chuyển 
giao chứng minh được rằng những cải tiến 
kỹ thuật đó là những cải tiến không thể tách 
rời (tức là những cải tiến đó không có khả 
năng sử dụng, khai thác nếu không gắn liền 
với công nghệ gốc bằng sự cho phép của bên 
chuyển giao) thì yêu cầu chuyển giao ngược 
trong trường hợp này lại là hợp lý và được 
chấp nhận nhằm ngăn chặn việc tiết lộ bí 
quyết kỹ thuật cho bên thứ 3.
(3) Vị trí thị trường của bên yêu cầu 
chuyển giao ngược
Bởi lẽ, vị trí thị trường càng mạnh thì 
khả năng tác động đến môi trường cạnh tranh 
càng lớn. Bên cạnh đó, nếu vị thế thị trường 
của bên chuyển giao càng cao thì nó sẽ trở 
thành chủ thể cạnh tranh trong hoạt động 
nghiên cứu, đổi mới trong tương lai đối với 
bên nhận chuyển giao. Nói cách khác, trong 
trường hợp này thì công nghệ đó sẽ bị kiểm 
soát bởi một số ít các chủ thể với các bằng 
bảo hộ độc quyền (phần cải tiến mới trong 
trường hợp này sẽ không được cấp văn bằng 
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
24 Số 4(380) T2/2019
bảo hộ vì đã được chuyển giao lại cho bên 
chuyển giao). Điều này sẽ tác động tiêu cực 
đến môi trường cạnh tranh cũng như lợi ích 
của khách hàng19.
Không chỉ trong hệ thống pháp luật 
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, mà hệ thống 
pháp luật của các quốc gia khác như Canada, 
Úc, Pháp, Trung Quốc cũng yêu cầu chuyển 
giao ngược trong hợp đồng chuyển giao 
quyền SHTT phải được xem xét trong mối 
tương quan giữa quyền hợp pháp của chủ sở 
hữu với tác động tiêu cực đến môi trường 
cạnh tranh20.
Tại Trung Quốc, theo hướng dẫn 
của Ủy ban Cải cách và phát triển quốc 
gia (NDRC- the National Development and 
Reform Commission), ngay cả khi người 
cấp phép không có vị trí thống lĩnh thị 
trường, các điều khoản cấp lại độc quyền 
được ký kết giữa các nhà khai thác không 
có mối quan hệ cạnh tranh vẫn có thể nêu 
lên mối lo ngại về việc loại bỏ hoặc hạn chế 
cạnh tranh phù hợp với Điều 14 của Luật 
Chống độc quyền của nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa (the Anti-monopoly Law of 
the People's Republic of China - AML)21.
Lập luận này được khẳng định trong 
trường hợp của Qualcomm - một công ty có 
vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực công nghệ 
truyền thông không dây, NDRC nhấn mạnh 
rằng điều khoản chuyển giao ngược trong 
hợp đồng chuyển giao công nghệ dù không 
19 Official Journal of the European Union (2014), Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union to technology transfer agreements, p. 33.
20 OECD (2004), Policy roundtables Intellectual Property Rights, p. 186.
21 Susan Ning, Ting Gong & Yuanshan Li1, Risks of Grant-back Provisions in Licensing Agreements: A Warning to 
Patent-heavy Companies,CPI Antitrust Chronicle -February 2016.
22 Bằng sáng chế thiết yếu hoặc bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn (standard-essential patents - SEPs) là bằng sáng chế 
yêu cầu sáng chế phải được sử dụng để tuân thủ một tiêu chuẩn kỹ thuật. 
23 Thông tin được đăng tải tại địa chỉ website: https://www.chinalawinsight.com/2015/03/articles/corporate/antitrust-com-
petition/ndrcs-qualcomm-decision%EF%BC%9Aa-warning-to-patent-heavy-companies/ truy cập ngày 27/7/2018.
mặc nhiên vi phạm theo nguyên tắc Per se. 
Tuy nhiên, yêu cầu này của Qualcomm lại vi 
phạm pháp luật bởi 2 lý do:
(1) Phần yêu cầu chuyển giao ngược 
không phải là một phần bắt buộc trong 
bằng sáng chế kỹ thuật tiêu chuẩn của 
Qualcomm22. Hay nói cách khác, những 
phần cải tiến này độc lập, không phải không 
thể tách rời với công nghệ đã chuyển giao.
(2) Hoạt động chuyển giao ngược lại 
phải được thực hiện miễn phí 
Mặc dù phía Qualcomm lập luận rằng 
các yêu cầu cấp lại được thiết kế để bảo vệ 
lợi ích kinh doanh của mình và bảo vệ khách 
hàng của mình khỏi các hành vi vi phạm 
bằng sáng chế. Tuy nhiên, NDRC đã từ chối 
lập luận đó đồng thời khẳng định đó không 
phải là cái cớ để Qualcomm từ chối giá trị 
của những thành tựu sáng tạo mà bên nhận 
cấp phép đã tạo ra cũng như vai trò, giá trị 
của phần cải tiến đối với các phát minh, sáng 
chế gốc.
Bên cạnh đó, NDRC cho rằng yêu cầu 
chuyển giao ngược miễn phí các cải tiến kỹ 
thuật cũng như các ứng dụng liên quan đến 
sáng chế sẽ hạn chế động lực cho sự đổi 
mới công nghệ, cản trở việc đổi mới và phát 
triển công nghệ giao tiếp không dây, cũng 
như loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh trên thị 
trường công nghệ truyền thông không dây. 
Do đó, yêu cầu này của Qualcomm đã vi 
phạm Điều 17 (1) của AML23.
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
25Số 4(380) T2/2019
3. Một số kiến nghị liên quan trong pháp 
luật cạnh tranh ở Việt Nam 
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, 
với mục đích bảo hộ cho chủ sở hữu quyền 
SHTT nên Luật SHTT 2005 xem việc chuyển 
giao ngược là điều tất yếu nhằm đảm bảo 
quyền lợi của chủ sở hữu phát minh, sáng 
chế gốc. Việc yêu cầu chuyển giao ngược có 
thể được thực hiện với phạm vi rộng hoặc 
hẹp tùy vào mục đích và ý chí của các bên24. 
Do đó, việc ghi nhận điều khoản chuyển 
giao ngược trong hợp đồng chuyển giao 
quyền sử dụng quyền SHTT là quyền đương 
nhiên của bên chuyển giao nhằm đảm bảo 
độc quyền khai thác cho chủ sở hữu sáng 
chế cũng như tính đồng bộ của công nghệ, 
trừ trường hợp yêu cầu chuyển giao đó phải 
được thực hiện miễn phí hoặc là căn cứ để 
ngăn cản bên nhận chuyển giao đăng ký bảo 
hộ đối với các cải tiến đã được mình thực 
hiện trong thời hạn chuyển giao:
Theo quy định của khoản 2 Điều 
144 Luật SHTT, "...buộc bên được chuyển 
quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên 
chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu 
công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo 
ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, 
quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải 
tiến đó”, thì yêu cầu chuyển giao ngược sẽ 
được xem là hợp pháp nếu đó là chuyển 
giao có trả phí bất chấp hậu quả hạn chế 
cạnh tranh của nó. Trong khi đó, việc tồn 
24 Phạm vi rộng là việc yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển giao lại tất cả các cải tiến có liên quan đến phát minh, 
sáng chế ban đầu. Phạm vi hẹp là chỉ phải chuyển giao những phát minh, cải tiến liên quan trực tiếp đến phát minh, sáng 
chế gốc.
25 Luật Cạnh tranh năm 2018 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng vào 6/2018 chưa có hiệu lực, chưa được hướng 
dẫn chi tiết thi hành.
26 Điểm d khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh năm 2018.
tại điều khoản này, đặc biệt là trong trường 
hợp yêu cầu chuyển giao là yêu cầu độc 
quyền, sẽ trở thành tiền đề giúp bên chuyển 
giao gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình và 
cũng như có được quyền lực thị trường một 
cách bất hợp lý. Điều đó sẽ tác động tiêu 
cực đến môi trường cạnh tranh, thậm chí gây 
hạn chế cạnh tranh. Bởi lẽ, tất cả các công 
sức, quyền lợi có được từ việc cải tiến công 
nghệ của tất cả các bên nhận chuyển giao sẽ 
đương nhiên thuộc về bên sở hữu sáng chế 
ban đầu (bên chuyển giao) không chỉ trong 
khoảng thời gian văn bằng bảo hộ của sáng 
chế ban đầu có hiệu lực mà còn kéo dài suốt 
thời gian sau đó. 
Luật Cạnh tranh 2004 cũng như Luật 
Cạnh tranh 201825 không đề cập trực tiếp 
đến yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp 
đồng chuyển giao quyền SHTT. Tuy vậy, 
xét về bản chất thì điều khoản chuyển giao 
ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền 
SHTTcó thể xem như là hành vi áp đặt điều 
kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết 
hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc 
yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng 
chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực 
tiếp đến đối tượng của hợp đồng26. Và sẽ 
bị cấm nếu bên chuyển giao có sức mạnh 
thị trường đáng kể hoặc có thị phần từ 30% 
trở lên trên thị trường liên quan. Trong khi 
đó, Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018 cũng đã 
xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối 
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
26 Số 4(380) T2/2019
tượng quyền SHTT là một trong những yếu 
tố để xác định sức mạnh thị trường. Bởi lẽ, 
bí mật về công nghệ, sáng chế là một trong 
những yếu tố quan trọng để giúp chủ sở hữu 
có được lợi thế cạnh tranh trong quá trình 
sản xuất, và cũng sẽ là yếu tố quan trọng 
giúp chủ thể có được sức mạnh thị trường, 
thậm chí là độc quyền trong lĩnh vực sản 
xuất mà họ đang nắm giữ bí quyết kỹ thuật 
công nghệ.
Với cách tiếp cận nêu trên, có thể thấy, 
theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, 
yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng 
chuyển giao quyền SHTT sẽ bị xem là hành 
vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền 
có được từ việc sở hữu quyền SHTT và mặc 
nhiên bị cấm theo quy định của Luật Cạnh 
tranh. Trong khi đó, như đã trình bày ở trên, 
yêu cầu chuyển giao ngược sẽ là hợp lý nếu 
mục đích của nó là nhằm đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp của chủ sở hữu quyền SHTT hoặc 
nhằm cải tiến kỹ thuật và nâng cao giá trị sử 
dụng của phát minh, sáng chế, thúc đẩy hoạt 
động sáng tạo. Nói cách khác, với trường 
hợp này thì điều khoản chuyển giao ngược 
phải được thừa nhận và khuyến khích. 
Do vậy, trong mối tương quan với 
Luật SHTT, pháp luật cần phải thừa nhận 
yêu cầu chuyển giao ngược nếu điều đó là 
cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, bí mật 
của công nghệ được chuyển giao, và nó chỉ 
bị ngăn cấm nếu thỏa mãn điều kiện:
(1) Yêu cầu chuyển giao đó phải được 
thực hiện mặc nhiên, miễn phí;
(2) Hoặc (và) yêu cầu đó tác động 
hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh 
tranh một cách đáng kể.
Trong khi đó, Luật Cạnh tranh 2018 
mới được ban hành, vẫn chưa phát sinh 
hiệu lực, các văn bản hướng dẫn thi hành 
vẫn chưa được ban hành. Cho nên các tiêu 
chí là căn cứ để đánh giá tính hạn chế cạnh 
tranh của các thỏa thuận, hành vi của các các 
chủ thể trong hoạt động chuyển giao quyền 
SHTT nói chung cũng như yêu cầu chuyển 
giao ngược nói riêng trong trường hợp nêu 
trên chưa được quy định và làm rõ.
Chúng tôi cho rằng, để đảm bảo hiệu 
quả thực thi của Luật Cạnh tranh trong mối 
tương quan, hòa hợp với Luật SHTT thì các 
văn bản hướng dẫn trong thời gian tới, khi 
quy định về các tiêu chí nhằm xác định tác 
động hạn chế cạnh tranh của yêu cầu chuyển 
giao ngược nên được quy định tương tự như 
cách tiếp cận của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ 
và Châu Âu, bao gồm:
(1) Yêu cầu chuyển giao tất cả các cải 
tiến kể cả cải tiến độc lập với sáng chế ban 
đầu;
(2) Yêu cầu chuyển giao ngược đã 
ngăn cản bên nhận chuyển giao quyền sử 
dụng, hưởng lợi từ các cải tiến của mình 
(trực tiếp sử dụng hoặc chuyển giao cho 
người thứ 3);
(3) Yêu cầu chuyển giao ngược đã 
ngăn cản bên chuyển giao quyền đăng ký sở 
hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp 
đối với các cải tiến đó;
(4) Trong trường hợp chuyển giao 
ngược có trả phí thì không có sự tương xứng 
giữa phí chuyển giao gốc với phí chuyển 
giao phần cải tiến cũng như phí chuyển giao 
sáng chế gốc kèm với phần cải tiến của bên 
chuyển giao cho bên thứ 3■
NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT
27Số 4(380) T2/2019